El pasado mes de abril la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia que negó el amparo a Société des Produits Nestlé, S.A., con lo que perdieron en definitiva la marca Danesa 33 al no hacer uso de la misma.
Danesa 33 fue una marca de helados fundada en Lagos de Moreno, Jalisco, a principios de la década de los 80 por Francisco Vega Padilla, teniendo gran éxito y creciendo por todo el país. La marca fue conocida por su famosa frase “Una bola de sabor”, además de distinguirse por vender sus helados dentro de cascos miniatura de fútbol americano, así como la de caracterizar a todas sus sucursales con una enorme bola azul giratoria con el número 33.
Pero la competencia extranjera era feroz y al dejar de ser redituable el negocio, Vega Padilla vendió el negocio a Nestlé en 1988. La compañía francesa mantuvo el concepto, pero al principio de la década de los 90 desapareció.
El empresario Mauricio Martínez, dueño de Helados Vida, decidió crear un café o restaurante que le recordara a la época de los ochentas, enfocándose en la marca Danesa 33 y el 26 de junio de 2012 solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca.
En diciembre de ese año el Instituto resolvió que no se podía registrar porque se encontraba vigente la marca a favor de Nestlé, Supuestamente la renovación está vigente por 10 años a partir del 7 de diciembre de 2011, según los registros en la página de Internet del IMPI.
Ante esto Martínez, demandó la caducidad de la marca el 10 de abril de 2013 con base en los artículos 130 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), que señalan que una marca caduca si no es usada durante tres años consecutivos en los productos en los que fue registrada, o si no se renueva, para lo que presentaron diversas pruebas, como páginas de Internet hechas por consumidores y blogueros donde se señala que la marca ha desaparecido, documentos notariales, o videos de visitas a restaurantes, a fin de probar que es un hecho notorio que no se utiliza.
Nestlé presentó facturas en las que supuestamente mostraba ventas del helado a restaurantes en México, pero Helados Vida demostró mediante actas de fe de hechos ante notario que los restaurantes no ofrecían la marca al público.
Las facturas a los restaurantes eran expedidas por Marcas Nestlé que supuestamente celebró un contrato de licencia en abril de 2009 por el cual Nestlé México le permitía utilizar la marca Danesa 33. Sin embargo, el contrato no fue inscrito ante el IMPI, por lo que no puede producir efecto en perjuicio de terceros.
En algún momento del proceso Nestlé cambió su argumento asegurando que el helado Danesa 33 no se vendía al consumidor final, pues solamente se le vendía a los restaurantes, quienes lo venden al público sin marca.
En agosto de 2014 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) afirmó que la marca seguía usándose, por lo que la empresa de Martínez impugnó la decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, insistiendo en que la marca no se utiliza en el mercado.
Mientras tanto, en diciembre de 2014 Nestlé anunció que había llegado a un acurdo con Grupo Herdez para venderle su negocio de helados, que presuntamente incluía a Danesa 33.
El 7 de diciembre de 2017 la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió a favor de Helados Vida y declaró la caducidad de la marca por falta de uso.
Nestlé no estuvo de acuerdo con la decisión y llevó el caso hasta la SCJN, que decidió dejar en firme la sentencia que ordena declarar la caducidad del registro.
Con esta sentencia, Helados Vida espera que en los próximos meses el IMPI le conceda el registro que solicitó desde el 2012.
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