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Corte de Casación italiana reconoce que el diseño de tartán de Burberry forma parte de la marca

En una reciente decisión, la Corte de Casación de Italia concedió la razón a la empresa británica Burberry de infracción a su marca por parte de empresas chinas que comercializan productos usando el diseño de tartán que la empresa utiliza desde 1920.

El caso fue ventilado por la vía penal por infracción a los derechos de autor de Burberry que tiene registrado el diseño como “tartán corporativo” en la oficina escocesa que registra los diseños de tartán, Scotish Register of Tartans. Esta oficina recoge todos los intentos de registro de los diseños en un afán de promover y preservar el tartán que es un tipo de tejido de origen escocés y que originalmente identificaba los colores del clan del hombre que portaba la tela alrededor del cuerpo.

En Italia, el camino para que se reconociera el patrón de diseño de tartán de Burberry fue largo pues en primera instancia el tribunal de Roma negó la pretensión diciendo que el diseño usado por los artículos que se vendían no usaban la marca Burberry y, por tanto, el consumidor no identificaba a este empresa como la creadora de los artículos. Es decir, para el tribunal, el mero diseño no es distintivo de la empresa inglesa.

En la Corte de Apelaciones Burberry expuso que el diseño del tartán es característico de ellos, de tal forma que los consumidores pueden pensar que los productos vendidos con este están asociados a la marca. La Corte estuvo de acuerdo con la empresa en que el uso no autorizado del patrón del diseño constituye una infracción a la marca aunque no se utilice el nombre Burberry. Sin embargo, no le concedió a la empresa que el diseño estuviera incluido en la categoría de los tartanes escoceses, lo que significa que para la Corte el entramado a cuadros en colores camello, blanco, negro y rojo no sirve para identificarlo como exclusivo de Burberry, es decir, que no funciona como una marca que identifique a una única fuente de origen.

La sala penal de la Corte de Casación concedió la razón plenamente a Burberry al concluir que no es necesario que el nombre y el patrón sean reproducidos juntos para que se considera una infracción de marca, sosteniendo que “la infracción de marca sucede aun en casos de reproducción parcial de la marca donde es probable que cree confusión con una marca registrada antes.”

Además, la Corte señaló que esto aplica particularmente en casos en los que la marca en cuestión tiene una reputación o cuando la marca “es conocida por un gran porcentaje de la población y puede ser inmediatamente reconocida como relacionada con los productos y servicios para los cuales la marca es usada.” En este caso, el patrón de Burberry no solo es ampliamente reconocido, sino que tiene “reputación”.

El patrón de Burberry es uno que ha sido muy copiado, de tal forma que la empresa ha tenido que luchar en contra de estas infracciones a su marca en varios países. En 2016 Burberry presentó una acción en los tribunales de Nueva York, Estados Unidos, en contra de las tiendas J. C. Penny que vendía una gran variedad de productos con un diseño de tartán similar al de la empresa inglesa, lo que a juicio de esta causaba error en los consumidores.

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